“New Balance”1080万判决的简要评述

来源: 曹阳/

上海政法学院

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2020-04-22 09:27:16

2020-04-22

本案的正面价值在于对傍名牌的行为的有力打击。从社会效益与宣传价值而言值得称道。但是法律毕竟有自身的逻辑，关注社会效益与宣传效益而忽略法律自身的逻辑会对法律适用示范带来负面影响，从而可能损害法律的体系性、逻辑性与稳定性。以下为一些商榷的观点：
本案将商标作为具有一定影响的商品装潢进行保护，与最高法意见以及不正当竞争作为兜底保护的法理存在冲突。在N字已经注册为商标的情况下，为之提供反不正当竞争保护并不具有合法性。当然，本案的难点在于在被告已经取得注册商标并按规定使用的情况下，法院如何突破权利冲突从而为原告提供有效救济。本案的核心问题其实在于注册商标之间的冲突问题，但这一问题在现有法律框架下法院显然无能无力。
本案的这一判决的后果是让被告注册的合法有效商标被虚化，从实质上讲是对被告商标的无效宣告。这一做法在中国注册优先体制下无疑会对商标注册体系的合法性与稳定性带来伤害。
本案的赔偿是金额值得商榷。在商标法已经大幅度提高法定赔偿额的情况下，法院将赔偿金额提高到1000万缺乏充分论证。事实上，依据商标法的规定，证明赔偿数额是原告的举证责任，当原告举证不能时，突破法定赔偿限额是鼓励原告的举证不能。
本国的核心问题规制抢注外国驰名商标问题的处理。抢注外国的驰名商标一直是中国商标法实践的具有争议的问题。从本案的情况下，被告无疑具有这一动机。然而，在中国商标法体系为抢注行为提供了救济情况下，被告的抢注行为获得法律认可的背景下，绕过商标法将合法取得的商标虚化的合法性值得商榷。其实，在现行的商标法体系下，有效的做法是要求被告增加更多的区别性标识。

裁判要旨

注册商标专用权经过行政授权程序取得，“有一定影响的商品装潢”系法律因承认其事实上的存在而给予保护的民事权益，两者分属彼此独立的知识产权类型，在构成要件、形成时间、权利客体、保护范围及期限等方面均不同。在被诉行为可能同时构成商标侵权和不正当竞争时，权利人可以明确择一法律关系对涉案行为进行主张。

在处理不同市场主体基于商标或装潢等标识的相互冲突时，应秉持诚实信用的基本原则。判断市场经营者是否诚实信用，应遵循两项规则：一是保护在先权益，二是防止市场混淆。保护在先权益，立足于保护在先的合法权利或利益，制止的是对已经存在的他人合法权益的掠夺；防止市场混淆，需要通过防止误导或者混淆来维护公平竞争的市场秩序。有鉴于此，只要在后的标识与他人在先有一定影响的商品装潢构成近似，造成混淆的，即便该标识系注册商标，但因其侵害在先权益，违背诚实信用原则，不论其是否已经通过行政程序予以撤销，均不得妨害在先有一定影响的装潢业已形成的市场利益。

裁判文书摘要

案号	（2017）沪0115民初1798号
案由	不正当竞争纠纷
合议庭	审判长金民珍审判员徐俊、孙闫
法官助理	胡琛罡
书记员	周玥
当事人	原告：新百伦贸易（中国）有限公司委托诉讼代理人：徐立平、虞亦思，北京路盛（上海）律师事务所律师
当事人	被告：纽巴伦（中国）有限公司委托诉讼代理人：陈华忠，该公司工作人员；乔磊磊，北京骅之韬律师事务所律师被告：赵城鹏委托诉讼代理人：刘朝军，浙江泽厚律师事务所律师
裁判结果	一、被告纽巴伦（中国）有限公司自本判决生效之日起立即停止对原告新百伦贸易（中国）有限公司“New balance”运动鞋两侧N 字母装潢的不正当竞争行为；二、被告纽巴伦（中国）有限公司自本判决生效之日起十日内赔偿原告新百伦贸易（中国）有限公司经济损失1,000万元及合理费用80万元，以上共计1,080万元；三、被告纽巴伦（中国）有限公司自本判决生效之日起十五日内，就其不正当竞争行为在《中华工商时报》非中缝版刊登声明，消除影响（内容需经本院审核）；如逾期不履行，本院将在相关媒体上公布本判决的主要内容，所需费用由被告纽巴伦（中国）有限公司负担。四、驳回原告新百伦贸易（中国）有限公司的其余诉讼请求。
裁判时间	二〇二〇年四月十六日
涉案法条	《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第（一）项、第（六）项、第（八）项、第二款，《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第一款，第十七条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条

裁判文书

上海市浦东新区人民法院

民事判决书

（2017）沪0115民初1798号

当事人

原告：新百伦贸易（中国）有限公司，住所地上海市长宁区长宁路890号一层F5、F6室。
法定代表人：Darren Tucker，董事长。
委托诉讼代理人：徐立平，北京路盛（上海）律师事务所律师。
委托诉讼代理人：虞亦思，北京路盛（上海）律师事务所律师。

被告：纽巴伦（中国）有限公司，住所地福建省晋江市陈埭镇岸兜村南大街136号。
法定代表人：丁奕武，董事长。
委托诉讼代理人：陈华忠，男，该公司工作人员。
委托诉讼代理人：乔磊磊，北京骅之韬律师事务所律师。

被告：赵城鹏。
委托诉讼代理人：刘朝军，浙江泽厚律师事务所律师。

审理经过

原告新百伦贸易（中国）有限公司（以下简称新百伦公司）与被告纽巴伦（中国）有限公司（以下简称纽巴伦公司）、上海市浦东新区康桥镇城鹏运动鞋店（以下简称城鹏运动鞋店）不正当竞争纠纷一案，本院于2017年1月3日立案，依法适用普通程序进行审理。被告纽巴伦公司于答辩期内提出管辖权异议，本院依法裁定驳回其管辖权异议。被告纽巴伦公司不服该裁定，向上海知识产权法院提起上诉。上海知识产权法院于2017年3月28日裁定驳回上诉，维持原裁定。经过庭前会议交换证据后，本院于2017年8月31日、2020年3月25日公开开庭进行了审理。诉讼中，因被告城鹏运动鞋店于2018年6月20日核准注销登记，本院依法将被告变更为实际经营者赵城鹏。原告新百伦公司的委托诉讼代理人徐立平、虞亦思，被告纽巴伦公司的委托诉讼代理人陈华忠、乔磊磊，被告赵城鹏的委托诉讼代理人刘朝军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称

原告新百伦公司向本院提出诉讼请求：1.判令两被告立即停止对原告的不正当竞争行为，包括但不限于判令纽巴伦公司立即停止生产销售、推广宣传侵害原告“有一定影响的商品装潢”的运动鞋，赵城鹏立即停止销售侵害原告“有一定影响的商品装潢”的运动鞋；2.判令纽巴伦公司赔偿原告经济损失及原告为制止侵权行为的合理支出共计3,000万元（其中合理费用包括公证费、样品购买费、律师费，共主张80万元）；3.判令赵城鹏赔偿原告经济损失及原告为制止侵权行为的合理支出共计50万元（其中合理费用包括公证费、样品购买费、律师费，共主张10万元），纽巴伦公司对此承担连带责任；4.判令两被告在全国性报纸非中缝版及主流门户网站首页位置刊登公告消除影响，公告所占版面不小于单页版面的八分之一，刊登费用以及其它相关费用由两被告承担。审理中，原告将诉请四进一步明确为要求两被告在《中华工商时报》非中缝版以及新浪网首页位置刊登公告消除影响。事实和理由：新平衡体育运动公司（以下简称新平衡公司）是美国著名的运动制品生产商。其拥有的“New balance”品牌运动鞋在中国具有极高知名度和市场占有率。为保护其知识产权，新平衡公司自二十世纪八十年代起陆续向我国商标局注册了“”、“”、“”、“”等系列商标。各款“New balance”运动鞋共有的标志性设计，即在鞋两侧中央位置靠近鞋带处（以下简称鞋两侧）使用大写的英文字母“N”装潢（见附图一）。这一装潢已经与“New balance”运动鞋产品产生紧密联系，成为识别商品来源的首要标识。上述有一定影响的商品装潢已经由多个生效裁判文书和行政处罚决定书予以认定。在上海市黄浦区人民法院一审审理的（2010）黄民三（知）初字第368号、上海市第二中级人民法院二审审理的（2012）沪二中民五（知）终字第26号案件判决书中，先后认定该案被告泉州市纽班伦体育用品有限公司（以下简称纽班伦公司）侵犯“New balance”运动鞋的知名商品特有装潢。但纽班伦公司不仅没有履行判决，反而将第4236766号“”注册商标转让给本案第一被告纽巴伦公司。纽巴伦公司大量生产、销售鞋两侧印有“斜杠N”标识的运动鞋（见附图二），侵犯新平衡公司有一定影响的鞋两侧N字母装潢，构成不正当竞争。本案原告经新平衡公司授权，在中国非独占使用新平衡公司上述系列商标以及“New balance”运动鞋特有包装装潢等进口、生产、包装或者安排生产、包装“New balance”运动鞋，并且经新平衡公司授权，有权单独对任何侵害上述有一定影响的商品装潢等权益的行为提起诉讼。鉴于被告纽巴伦公司持续实施不正当竞争行为，导致原告产品评价降低，商誉贬损，并给原告带来巨大损失，结合原告提供的证据，被告纽巴伦公司的不正当竞争行为造成原告的损失远超过本案主张的3,000万元。本案第二被告赵城鹏在上海浦东新区康桥大润发开设城鹏运动鞋店销售涉案侵权商品，应当承担民事责任。纽巴伦公司对赵城鹏的销售获利具有共同的故意，应当就赵城鹏的侵权行为承担连带赔偿责任。在考虑被告判赔额时，原告主张优先适用原告实际损失进行计算，若法院认为原告实际损失无法计算，则主张被告获利为计算依据。同时请求在确定原告实际损失或被告获利的基础上按照一倍以上五倍以下适用惩罚性赔偿，以确定最终的赔偿金额。综上，原告起诉来院，诉请如前。

被告辩称

被告纽巴伦公司辩称：不同意原告的全部诉讼请求。具体理由如下：1.纽巴伦公司是第997335号“”、第4236766号“”等注册商标的所有人，依法享有在核准商品类别上使用注册商标的法律权利。第997335号“”注册商标，早在1995年8月已提出申请，并于1997年5月8日被核准注册在第25类皮鞋商品项目上；第4236766号“”注册商标于2004年8月24日提出申请，在2008年8月21日被核准注册在第25类鞋、服装等商品项目上。上述商标在申请注册过程中及核准注册后，新平衡公司均提出过异议或无效申请，但未得到现有任一判决支持。上述商标现均为合法有效商标，应当依法得到保护。2.纽巴伦公司在核准商品项目类别上使用注册商标的行为，不存在侵犯他人合法权益或权利的情形。3.原告的N字母装潢于2010年11月7日已注册成为第5942394号“”注册商标。现仍以有一定影响的商品装潢为由，依据《反不正当竞争法》（以下简称<反法>）主张纽巴伦公司使用“”系列注册商标的行为构成不正当竞争，其本身即缺乏请求权基础。4.根据原告提交的授权文件，原告的权利取得是基于新平衡公司的授权。该公司的授权是非独占性的授权，即一般性的授权。基于该种授权，原告并不当然享有新平衡公司享有的商标专用权，也不当然享有《反不正当竞争法》赋予新平衡公司的权利，故原告的诉讼主体不适格。综上所述，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。

被告赵城鹏辩称：不同意原告的全部诉讼请求。除了被告纽巴伦公司已经陈述的答辩意见之外，赵城鹏另补充如下：1.城鹏运动鞋店的货品都正当来源于纽巴伦公司，不构成对原告的侵害。2.不同意赔偿原告经济损失，原告对50万元的赔偿额没有提供相应证据。3.原告也没有证据证明其为维权所支出的费用中有多少是用于城鹏运动鞋店的。4.城鹏运动鞋店，销售范围仅限于上海市浦东新区康桥镇，且目前该店铺已停业并注销，原告要求赵城鹏刊登声明消除影响，没有法律依据。综上，要求驳回原告对第二被告的诉请。

法院查明

根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：

一、原告新百伦公司及关联公司的企业状况及“New balance”运动鞋系列商标注册、使用情况

新平衡公司前身为新平衡运动鞋公司，于1970年1月1日在美利坚合众国马萨诸塞州成立，2015年7月27日通过公司章程修订案更名为新平衡体育运动公司。1983年，新平衡运动鞋公司经商标局核准，在第25类（鞋）商品上注册了第175151号“”商标、第175152号“”商标、第175153号“”商标，上述商标经核准续展注册现均在有效期内。2007年3月14日，新平衡运动鞋公司向国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）申请注册第5942394号“”商标，核定使用在第25类运动鞋商品上。2010年8月6日，商标局刊登该商标初审公告。纽巴伦公司向商标局提出异议申请。2012年9月11日，商标局作出（2012）商标异字第51896号《“N”商标异议裁定书》，裁定纽巴伦公司异议理由成立，该商标不予核准注册。新平衡运动鞋公司提出异议复审申请。2014年3月10日，国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商评委）作出商评字（2014）第018155号《关于第5942394号“N”商标异议复审裁定书》，认定纽巴伦公司的异议理由不成立，该商标申请应当予以注册。纽巴伦公司不服该复审裁定向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，该院经审理作出（2015）一中行（知）初字第430号行政判决书，驳回了纽巴伦公司的诉讼请求。纽巴伦公司不服提起上诉，北京市高级人民法院于2016年8月17日作出（2015）高行（知）终字第3348号行政判决，认定纽巴伦公司的异议不成立，“”商标应当予以注册。2016年9月13日，第5942394号“”商标获得商标局核准注册，该商标注册专用期限自商标初步审定公告三个月期满之日起计算，即2010年11月7日至2020年11月6日。2017年1月6日，商标局核准“”商标注册人新平衡运动鞋公司名义和地址的变更，变更后注册人名称为新平衡体育运动公司。

原告新百伦公司成立于2006年12月27日，是新平衡体育运动产品在中国的总代理商。经营范围包括：从事各类鞋、服装、包及其它运动相关产品及休闲衣着产品的进出口、批发、零售和佣金代理（拍卖除外）及售后服务等相关配套业务。新平衡公司于2016年5月30日出具《授权书》确认：原告于2007年11月1日与新平衡公司签订了《许可协议》和《经销协议》，经新平衡公司授权在中国境内非独占使用“New balance”、“NB”和“N”商标、商品名称和标志（以下统称“被许可标识”）来生产、包装、或者安排生产和包装鞋子、衣服和配件，以及拥有在中华人民共和国境内进口、出售和分销带有以上标识的鞋子、衣服和配件的权利。新平衡公司还明确授权原告对任何侵犯新平衡公司就被许可标识享有的权利和权益——包括但不限于注册商标专用权、知名商品特有名称、包装、装潢等权利和利益——的自然人、法人和其它组织单独或与新平衡公司共同提起诉讼。2016年12月22日，新平衡公司（甲方）和原告（乙方）再次达成《关于商标、商品名称及商品装潢许可使用的确认备忘录》，确认：1.甲方授权乙方非独占使用的商标包括但不限于第175152号“”商标、第175153号“”商标、第5942394号“”商标，授权乙方非独占使用在“New balance”运动鞋两侧的“N”字母装潢；2.自2007年11月1日起，甲方即已许可乙方作为其在中国境内的总经销商享有非独占使用上述商标、商品名称和标志（以下简称被许可标识）来生产、包装、或者安排生产和包装鞋子、衣服和配件，以及在中国境内进口、出售和分销带有被许可标识的鞋子、衣服和配件的权利；3.乙方自2007年11月1日起在鞋子、衣服和配件等商品上使用的被许可标识，以及经其使用所产生的与被许可标识相关的任何权利和权益，包括但不限于“New balance”运功鞋两侧使用的“N”字母装潢所产生的知名商品特有装潢权利，均归属于甲方所有。对中国境内任何侵犯甲方就被许可标识享有的权利和权益的自然人、法人或其它组织，乙方有权单独或与甲方共同提起诉讼。

二、“New balance”运动鞋及其鞋两侧N字母装潢的知名度

（2004）杭民三初字第393号民事判决书查明，新平衡公司在其运动鞋两侧中央位置（接近鞋带）上使用了“N”标识，其在产品宣传中也突出宣传该“N”标识。（2012）沪二中民五（知）终字第26号民事判决书查明，新平衡公司的“New balance”运动鞋至少自1995年开始即在中国境内进行生产销售。“New balance”运动鞋鞋两侧突出使用了大写、粗体的英文字母“N”标识。

根据原告提供的多份公证书显示：截止2016年7月1日，“Newbalance”运动鞋专卖店数量达2,675家，覆盖中国境内31个省份588个城市。“New balance”运动鞋有中国官网、天猫旗舰店、京东旗舰店。2016年5月5日，“New balance”天猫旗舰店截屏可见，总销售量在一万双以上的鞋款有22款。2016年5月5日，“New balance”运动鞋的官方微博“Newbalance中国”粉丝数为1,072,747。“New balance”运动鞋的官方微信公众号“Newbalance中国”内有大量有关“New balance”运动鞋的图文宣传和报道。2016年5月10日，百度贴吧的“新百伦吧”关注数为600,243，帖子数为18,360,891；“新百伦鞋迷俱乐部吧”关注数为45,669，帖子数为1,727,389;在微博上搜索“New balance”有大量的微视频广告。上述网站、公众号或贴吧中有大量“Newbalance”运动鞋的图片展示，所有的运动鞋鞋款均使用了鞋两侧N字母装潢。在百度百科中有“New balance”词条的详细介绍，包括品牌历史、品牌文化、品牌特色、鞋款系列等，其中附有多幅鞋两侧N字母装潢的“New balance”运动鞋图片展示。

根据原告提交的近年来审计报告显示：2008年的主营业务收入已超过2亿元，之后持续增长，2014年的主营业务收入超过28亿元，2015年的主营业务收入接近47亿元，2016年营业收入超过37亿元，2017年营业收入超过32亿元。2014年原告的营业利润率（当年营业利润/当年的营业收入）为19.92%，2015年营业利润率为19.88%，2016年的营业利润率为10.58%，2017年的营业利润率为7.93%。另外，2013年至2015年的原告广告支出持续增长，其中2014年广告支出超过2.1亿，2015年广告支出超过2.8亿。

根据原告提交的百余份报刊、杂志及网络媒体资料显示：2000年至2016年间，“New balance”运动鞋在《新闻晨报》《南方都市报》《当代学生》《新民晚报》等报刊杂志上及新华网、和讯网、环球鞋网、新浪体育等网络媒介上投放大量广告和宣传报道，其中绝大部分报道配有“New balance”运动鞋两侧N字母装潢的图片。根据原告提交的一千余条网络宣传报道显示：2011年至2015年期间，搜狐网、新浪网、腾讯网、新华网等主流网络媒体对“New balance”运动鞋进行大量的宣传报道，并且突出展示了鞋两侧N字母装潢。根据原告提供的83篇网站投放视频广告或对应的报道显示：2013年至2016年间，优酷网、爱奇艺、腾讯网等中国主流视频网站里共有81支对于“New balance”运动鞋的广告视频宣传，上述视频中突出展示了“Newbalance”运动鞋两侧的N字母装潢。根据原告提供的2011年至2015年获奖及荣誉情况显示，2011年至2017年间，原告陆续获得中国扶贫基金会、触动传媒、中国网球协会等不同机构颁发的公益爱心奖、触动营销奖最受关注视频、中国网球大奖赛最佳合作伙伴奖等不同类型奖项。

（2016）沪黄证经字第9229号公证书记载：上海零点市场调查有限公司于2016年6月在上海及北京两地随机发放《运动鞋品牌调查问卷》及附件。附件中的图示卡为中央位置靠近鞋带处标有大写粗体白色N标识的“New balance”运动鞋图片（见附图一）。354名路人中，83.1%的受访者能准确判断该图片展示的是“New balance”品牌产品，在上述能准确判断图片的294名受访者中，有95.2%的受访者表示鞋两侧N设计是他们判断图片产品为“New balance”品牌的主要依据。（2016）沪徐证经字第7478号公证书及附件记载：2014年至2015年期间，原告在广州、北京、上海、南京等全国一线城市投放大量户外广告，包括机场电子屏和墙纸广告、地铁灯箱广告、大厦电子屏幕广告、公交站台广告灯，这些户外广告均突出展示了“New balance”运动鞋鞋两侧N字母装潢。根据原告提供的上海、杭州、广州、济南等地20余份刑事判决书或行政处罚决定书显示，2013年以来，全国各地屡现侵犯“New balance”运动鞋商标权刑事案件或者侵犯“New balance”运动鞋两侧N字母特有装潢行政案件，并获得司法保护。

审理中，原告向法院展示了“New balance”运动鞋的实物，该鞋在鞋舌、后帮、内底等位置使用了“”或者“”标识，鞋两侧则使用了大写加粗的N字母装潢，N字母套有不同颜色的外框，整体观之，运动鞋装潢中最具显著性的系鞋两侧N字母装潢。

三、被告纽巴伦公司企业状况及有关商标的持有情况

(一) 纽巴伦公司的企业状况

纽巴伦公司注册成立于2010年5月31日，经营范围为批发服装、鞋、帽、文体用品等。2010年5月31日至2016年3月14日，法定代表人为丁培雪。丁培雪亦为（2010）黄民三（知）初字第368号案件中被告纽班伦公司的绝对控股股东。其身份证上记载家庭地址与（2004）杭民三初字第393号案件中被告晋江市求质东亚鞋服实业有限公司（以下简称求质公司）法定代表人丁少英的家庭地址一致。在纽巴伦公司官网上显示：“鞋品价格区间230-500元、550-830元、850-1,350元；目前纽巴伦的主要市场销售渠道，以商场为主（一级城市二三类商场、二级城市一类市场），以专卖店为辅”。在2017年8月庭审中，纽巴伦公司自述其在全国拥有641家门店；在2020年3月庭审中，纽巴伦公司自述其全国门店数已缩减到60余家。

(二) 纽巴伦公司的商标持有情况

纽巴伦公司持有多个“斜杠N”系列注册商标。第997335号“”商标，注册申请人为求质公司，1997年5月8日该商标被核准注册在第25类皮鞋商品上。后该商标转让给纽班伦公司，并于2013年12月27日再度转让给本案被告纽巴伦公司，目前该商标仍在注册有效期内。第3954764号“”商标，核定使用商品为第25类鞋，注册人为纽班伦公司，注册有效期为2007年8月7日至2017年8月6日，后经续展，有效期至2027年8月6日。2013年11月19日，该商标转让至纽巴伦公司名下。第4236766号“”注册商标，2004年8月24日由求质公司申请注册，初审公告发布于2008年5月20日，核准注册于2008年8月21日，核定使用商品为第25类，包括鞋、服装等，注册有效期自2008年8月21日至2018年8月20日止。纽班伦公司于2009年12月受让该注册商标申请。新平衡运动鞋公司于初审公告期间提出异议。2010年10月20日，商标局作出（2010）商标异字第21896号《“N”图形商标异议裁定书》，裁定第4236766号“”商标予以核准注册。2011年12月12日，商评委作出商评字[2011]第32916号《关于第4236733号“N图形”商标异议复审裁定书》，裁定被异议商标在复审商品上予以核准注册。2012年12月3日，新平衡运动鞋公司针对第4236766号注册商标向商评委提出争议申请，要求撤销该商标的注册。2013年12月27日，纽巴伦公司受让该注册商标。2014年2月10日，商评委作出商评字[2014]第008753号《关于第4236733号“N图形”商标争议裁定书》，裁定争议商标的注册予以维持。新平衡运动鞋公司不服该裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2015年12月28日，北京市第一中级人民法院作出（2014）一中行（知）初字第7873号行政判决书。驳回了原告新平衡运动鞋公司的诉讼请求。该案经过二审，案号为（2016）京行终3771号，驳回新平衡运动鞋公司的上诉，维持原判。

（2016）沪黄证经字第7259号公证书记载：2016年4月27日，公证人员前往位于福建省晋江市陈埭镇鹏头工业区鹏青路上的纽巴伦（中国）有限公司，与该公司工作人员洽谈并录音，并对该公司的生产场所进行拍照，同时取得纽巴伦运动鞋两双。工作人员事后整理并制作了《现场录音节录》并刻录成光盘封存。录音节录中，纽巴伦公司工作人员表示：“在国内有两千多家门店，长江以南这边商超加专卖店，长江以北专卖店加商场，整个大陆大润发有八九十家在做涉案产品”、“在全国大小城市基本都有，大规模在11年、12年开始，11年-14年这四年开的店最多，江苏客户2015年开了100多家，加盟方式是一个省一个代理商”、“有十几家外加工工厂，有自己的全套的生产系统去跟踪货期，也有给求质在做涉案的侵权产品”、“在全国有2,600个店铺，遍布全国各地，一年做几个亿的销售金额，出厂价在100到140左右，终端真正成交价格在260-380左右，第一个商标（）做实体，第二个商标（）做网购”、“一个季度要生产130个颜色的鞋款。”

四、被控侵权产品的销售情况

（一）公证购买情况

在上海市，公证人员于2016年5月15日，在松江区荣乐中路552-652号大润发商场内的标有“NEW·BARLUN纽巴伦”字样的店铺，公证购买鞋子一双，取得销售单一张，购买金额为729元；同日，在闵行区华漕镇繁兴路399弄2号大润发商场内标有“NEW·BARLUN纽巴伦”字样的店铺，公证购买鞋子一双，取得销售单一张，购买金额为746元；同年5月17日，在长清路1200弄2号大润发商场内标有“NEW·BARLUN”字样的店铺公证购买运动鞋一双，取得销售单一张，购买金额为459元；同年5月22日，在大华路518号乐购商场内的标有“NEW·BARLUN纽巴伦”字样的店铺，公证购买鞋子一双，取得销售单一张，购买金额为539元；同年12月2日在秀沿路恒河中路路口处大润发商场内标有“NEW·BARLUN”字样的店铺公证购买运动鞋一双，取得POS签购单一份和销售单一张，购买金额为424元；2020年1月21日，在祥凝浜路四二九号“NEW·BARLUN纽巴伦”店铺，公证购买运动鞋一双，取得定额发票两张、一张小票、一个购物袋，购买金额为200元。

在北京市，公证人员于2016年6月2日，在圆明园西路18号中发百旺商城二楼2503号“NEW·BARLUN纽巴伦”的店铺，公证购买鞋子一双，取得销售凭证、小票及发票各一张，购买金额为593元；同日，在中东路立汤路交汇处明珠百货地下一层“美国新百伦”的店铺，公证购买鞋子一双，取得销售凭证及发票各一张，购买金额为299元；同日，在石园南大街北侧顺通路东侧鑫海韵通大卖场（石园店）一楼“纽巴伦”店铺，公证购买鞋子两双，取得销售小票及发票各一张，购买金额为159元和455元；同日，在新顺北大街西侧府前街北侧鑫海韵通百货四楼“NEW·BARLUN”店铺，公证购买鞋子两双，取得销售小票两张及发票一张，购买金额为258元和237元；同日，在黄平路东侧文化路北侧龙旗购物中心二层“NEW·BARLUN”店铺，公证购买鞋子两双，取得销售小票和发票各一张，购买金额为580元和270元。

在江苏省，公证人员于2016年6月7日，在苏州市吴江区开平路“inJOY新城吾悦广场”二楼标有“NEW—BARLUN”、“纽巴伦”字样的店铺，公证购买鞋子一双，取得销售单及POS单各一张，购买金额为431元；同年6月18日，在南京市湖南路12号挂有“宽润户外”字样商场内的一楼标有“大嘴猴”字样的店铺，公证购买鞋子一双，取得销售单、发票及POS单各一张，购买金额为199元；同日，在苏州市（笔误，实为南京市，后公证机关出具证明佐证）建宁路挂有“玉桥商业广场”字样商场内的一楼标有“N NEW·BARLUN纽巴伦”字样的店铺，公证购买鞋子一双，取得销售单、广告单及POS单各一张，购买金额为334元；

在浙江省，公证人员于2016年6月7日，在杭州市江城路552号至560号之间世纪联华江城店“NEW·BARLUN”店铺，公证购买鞋子一双，取得销售凭证、POS单和发票各一张，购买金额为395元；同日，在杭州市江晖路1274号北侧世纪联华地下一层“NEW·BARLUN”店铺，公证购买鞋子一双，取得销售小票、POS单和发票各一张，购买金额为359元；同日，在杭州市萧山区通惠南路756号南侧物美大卖场一楼“NEW·BARLUN”店铺，公证购买鞋子一双，取得销售小票一张以及宣传册一本，购买金额为424元；2020年1月20日，在杭州市灯彩街与丰庆路交汇处世纪联华内一楼纽巴伦店铺，公证购买运动鞋一双，取得销货凭证一张、支付凭证一张和发票一张，购买金额为139元。

庭审中，本院对前述公证处封存的所有商品逐一进行了拆封、勘验。被告纽巴伦公司表示，以上所有经公证店铺中，北京市明珠百货地下一层店铺及上海祥凝浜路四二九号两家店铺并非被告的授权经销商，在上述两家店铺购买公证实物真实性不予确认，其余店铺均系纽巴伦公司的授权经销商，公证实物的真实性可予确认。公证处封存的运动鞋款式、尺码、颜色各不相同，但有共同特征：1.鞋盒正面居中均印有较大的“”标识，鞋盒侧面及底部均印有“”标识或“NEW·BARLUN”字样。绝大部分鞋盒在正面的“”标识下方印有“NEW·BARLUN”字样以及鞋盒正面左下方印有“Numerous choice butlove in ”字样；2.鞋品两侧中央靠近鞋带处有艺术字体、线条较为宽粗的N字母且右下角添加两条斜杠标识（即斜杠N标识），该标识的外围套有不同颜色的外框；3.所有的鞋品除鞋两侧的斜杠N 标识外，在鞋舌、鞋底内外、鞋帮处等位置使用了“”或“NEW·BARLUN”或上述两个标识组合；4.大部分鞋品的鞋口处挂有产品吊牌，吊牌记载生产厂家信息或“”标识的透明吊牌或者“NEW·BARLUN”布料样品。整体观之，上述所有公证实物均在鞋两侧显著位置印有斜杠N标识。

（二）部分经销商被工商查处情况

2017年上半年，江苏省江阴市和无锡市市场监督管理局分别就所涉辖区内销售NEW BARLUN2017运动鞋的10家店铺下达《行政强制措施决定书》或者《责令改正通知书》。其中，江阴万达负一楼“NEW-BARLUN 纽巴伦工厂店”2017年1月9日的工商查处记录显示：侵权天数11天，日均销售量10.6双，单双平均销售价格275元；江阴市青果路7号“NEW -BARLUN 纽巴伦工厂店”2017年1月20日的工商查处记录显示：侵权天数51天，日均销售量17.4双，单双平均销售价格266元；无锡市新吴区宝龙城市场广场的“NEW-BARLUN 纽巴伦工厂店”2017年2月22日的工商查处记录显示：侵权天数31天，日均销售量50双，单双平均销售价格208元；无锡市锡山区安镇钮百伦鞋店2017年3月23日的工商查处记录显示：侵权天数304天，销售价格758770元。

（三）被告纽巴伦公司生产、销售的其他鞋款情况

根据被告纽巴伦公司提供的（2017）京中信内经证字42725号公证书显示：2017年4月19日，公证人员前往北京市朝阳区朝外大街8号北京蓝鸟大厦有限责任公司东区四层纽巴伦专柜，挑选并购买四双纽巴伦运动鞋，其中有两款运动鞋的鞋两侧未见“斜杠N”标识。

（四）被告的鞋类产品年产量的相关证据

福建省惠安县人民法院作出的（2014）惠民初字第6358号民事判决书查明，2010年11月，被告纽巴伦公司与案外人签订的合作协议中，约定自该协议签订之日起纽巴伦公司应以每年40万双运动鞋产品为基数以实际递增的销售量按每双1.5元的方式按月向合同相对方提供赞助费。由于该案中，纽巴伦公司并未向法院提交协议履行期间是否每月销量“实际递增”的相关证据，该案根据民事诉讼的证据规则，推定合作协议签订后，纽巴伦公司鞋类产品销量增长。

（五）网络上有关“New balance”与“纽巴伦”运动鞋的混淆性评论

2016年2月3日，公证人员通过百度搜索，搜索出若干百度知道问答或文章，如“妈妈50岁了，错把NEW BARLUN当成是New balance，说实话我还以为是新款”《都用N做标志，纽巴伦、新百伦市民直呼分不清》《阿里继续打假之路封杀纽巴伦等二百李鬼》等。2016年5月10日，公证人员在百度贴吧“新百伦吧”搜索“new barlun”,共有6篇发帖求鉴定购买的运动鞋是否为正品新百伦，跟帖评论中有“不是新百伦，这个牌子就是坑小白的”“类似的款式、鞋上都有N字标，加上纽巴伦和新百伦的种种纠葛，前者被业界看作是打擦边球销售的山寨鞋”“那个不是新百伦专柜，是纽巴伦专柜，不过两个牌子的鞋太像了，我误以为是新百伦”等留言。2016年5月31日，公证人员公证到128条新浪微博上的混淆性评论，如“只有我一个把新百伦错买成纽巴伦的吗？”“还好我买不起纽巴伦，差点就错过新百伦，傻傻分不清楚”“纽巴伦这个山寨我给满分”等。以上网络评论均有相应公证书为证。

五、城鹏运动鞋店的企业信息和运动鞋销售情况

城鹏运动鞋店，经营者赵城鹏，企业类型为个体工商户，注册日期为2015年9月21日，经营场所位于上海市浦东新区康桥镇大润发康桥店一楼商店街1088号柜，经营范围为运动鞋零售。2016年12月2日康桥大润发店公证购买情况即在城鹏运动鞋店营业场所内完成。该鞋店目前已停业并于2018年6月20日核准注销登记。

为证明其销售的纽巴伦运动鞋具有合法授权，赵城鹏提供了：1.2015年8月24日，纽巴伦公司盖章确认的《区域销售授权书》，载明：纽巴伦公司授权浙江华贸鞋城皮具城驰凌鞋类商行为上海市全区域内“”及“NEW·BARLUN”品牌运动休闲鞋销售总代理，代理经营期限由2015年8月24日至2016年8月23日；2.同日，案外人浙江华贸鞋城皮具城驰凌鞋类商行盖章确认的《区域销售授权书》，载明：浙江华贸鞋城皮具城驰凌鞋类商行授权城鹏运动鞋店为“”品牌运动休闲鞋在上海康桥大润发特约经销商，代理经营期限由2015年8月24日至2016年8月23日。被告纽巴伦公司对上述两份授权书的真实性予以确认。

六、相关案件及判决情况

1.2006年4月13日，浙江省杭州市中级人民法院就新平衡运动鞋公司与案外人求质公司等商标及不正当竞争纠纷一案作出（2004）杭民三初字第393号民事判决，该判决书认为：原告新平衡公司将N字母作为标识在其运动鞋的两侧中央位置（接近鞋带）上突出使用，经过原告新平衡公司反复、长期宣传、使用，使得本来不具有固有或天然的区别性的“N”商业标识，因为继续使用等社会原因而产生了区别性，在消费者心中与特定厂家的特定产品联系起来，已经具有了另外的标识特定商品的意义，成为区分新平衡公司与其它运动鞋企业产品的重要商业标识。求质公司使用与新平衡运动鞋公司类似的“N”标识的行为攀附原告的声誉，构成不正当竞争。

2.2012年4月23日，上海市黄浦区人民法院就新平衡运动鞋公司与纽班伦公司不正当竞争纠纷一案作出（2010）黄民三（知）初字第368号民事判决，该判决书认为，“New balance”运动鞋系知名商品，“New balance”鞋两侧中央位置靠近鞋带处使用大写、粗体的“”字母标识，属于知名商品的特有装潢。纽班伦公司在鞋两侧使用“N”图形标识与“New balance”运动鞋的“”字母整体相似，构成对新平衡运动鞋公司的不正当竞争。该案经过二审审理，案号为（2012）沪二中民五（知）终字第26号，维持原判。二审判决书中认为，原告的知名商品特有装潢形成时间早于被告的第4236766号注册商标专用权的形成时间。在两者因相似而可能造成相关消费者混淆的情况下，纽班伦公司应当采取附加区别性标识的方式使用第4236766号注册商标，对已在先形成的知名商品特有装潢予以避让，避免消费者混淆。

3.2016年8月17日，就被告的第4236766号注册商标是否可以维持的商标争议行政纠纷一案，北京市高级人民法院作出（2016）京行终3771号行政判决书，该判决书载明：原告提交的可证明“”标识系其知名商品特有装潢的证据大部分时间晚于第4236766号注册商标申请日，而时间早于争议商标申请日的证据主要显示的是“Newbalance”等标志使用的情况，显示其所主张的“”标识使用情况证据极少。在案证据尚不足以证明在争议商标申请时的2004年，其标识“”的运动鞋产品已在中国成为知名商品，在此基础上，“”标识也不构成特有装潢。且争议商标（第4236766号注册商标）与原告的“”标识有一定区别，核准注册已近十年，相关公众能够相区分。故驳回上诉，维持原判。

4.2016年8月17日，就新平衡公司的第5942394号“”商标是否可予核准注册，北京市高级人民法院作出（2015）高行（知）终字第3348号行政判决书，载明：“”与被告的“”在构成和视觉效果上区别并不明显，但新平衡公司拥有的第175151号商标申请注册时间（1981年申请注册）早于被告的注册商标，且该商标的主要识别部分也为字母N，同时新平衡公司已经将N 在运动鞋商品上进行了较长时间的使用、宣传、相关公众已经能够将被异议商标与被告的注册商标相区分，不会导致混淆误认，可予核准注册。

5.2018年7月5日，就被告的第3954764号“”注册商标是否可以宣告无效的商标权无效宣告请求行政纠纷一案，新平衡公司不服北京知识产权法院作出的（2017）京73行初2704号维持该商标的行政判决，向北京市高级人民法院提起上诉，案号为（2018）京行终3847号。该终审判决认定：从2001年起新平衡公司即在中国大陆地区将“”标志使用在运动鞋两侧，且持续使用至今。因此，可以认定其使用在运动鞋两侧“”标志具有一定知名度。该案判决撤销北京知识产权法院作出的（2017）京73行初2704号判决并要求商标局就新平衡公司针对第3954764号“N”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。目前，该案第三人纽巴伦公司已就该案向最高人民法院提起申诉，最高人民法院于2019年12月2日受理。

6.2016年7月15日，上海市黄浦区人民法院受理原告新平衡公司诉被告纽巴伦公司等不正当竞争纠纷案，案号为（2016）沪0101民初19567号。原告表示，该案就被告纽巴伦公司的另一标识“”主张不正当竞争，诉讼标的额为3000万元。目前，该案尚未审结。

七、与本案相关的其它事实

（一）国内部分运动鞋厂商相关年度审计报告

原告提供五家国内主营运动鞋服类品牌的上市公司2014年至2017年年度审计报告节选。根据历年审计报告显示，安踏体育用品有限公司、三六一度国际有限公司、特步国际控股有限公司、匹克体育用品有限公司（2017年退市）、贵人鸟股份有限公司2014年至2017年（退市公司当年不列入统计）鞋类产品年度平均毛利率均超过41%。

（二）原告主张的合理费用及损失赔偿数额

原告主张为本次诉讼支出公证费总额52,000元、购买样品费27,187元，差旅费4,753元，文献检索资料查阅费4,620元，以上费用合计88,560元，上述费用有相应的发票、销售小票或POS单为证。律师费1,218,599.36元，有律师费发票、律师服务合同为证。原告表示，虽然实际支出的合理费用巨大，但对于纽巴伦公司3,000万元损害赔偿额中仅主张80万元的合理费用，对于赵城鹏50万元的损害赔偿额中仅主张10万元的合理费用。

以上事实，由当事人陈述，原告举证的《授权书》、备忘录、多份生效民事判决书、多份工商查处和行政及刑事判决书、多份侵权实物购买公证书、零点公司市场调查公证书、纽巴伦公司工厂入场公证书、“New balance”运动鞋实体店铺和电商平台销售公证、平面媒体和网络媒体的文字报道、各大网络平台的视频宣传和报道、近年来“New balance”运动鞋所获奖项及新平衡公司审计报告、“New balance”运动鞋户外广告投放公证、混淆性评论公证等，被告纽巴伦公司举证的商标注册证、商标异议裁定书、商标异议复审裁定书、行政一审和二审判决书、产品购买公证书等，被告赵城鹏举证的两份《区域销售授权书》等证据在案佐证。

法院认为

本院认为，本案审理中，《反法》于2018年1月1日进行修订，本案被诉行为持续至今，故本案法律适用应根据新修订的反法相关条文进行处理。根据原、被告双方的诉辩称意见，本案争议焦点为：一、原告的诉讼主体地位是否适格；二、“New balance”运动鞋两侧N字母装潢能否作为有一定影响的商品装潢受到保护；三、被控侵权标识的使用是否构成对原告的不正当竞争；四、两被告的民事责任承担。现逐一分析如下：

一、原告的诉讼主体地位是否适格

新百伦公司认为，其作为新平衡公司中国独家代理商，经新平衡公司许可使用“”、“”、“”商标、商品名称和标志等，并获得单独提起诉讼的权利，故是本案适格原告。两被告认为，首先，2016年5月30日新平衡公司出具的《授权书》仅记载原告有权单独或与新平衡公司共同提起诉讼，但对于是否有权获得赔偿或进行相关诉讼调查，并未进行授权；其次，上海市黄浦区人民法院同期审理的案件中，新平衡公司作为原告起诉本案被告纽巴伦公司不正当竞争纠纷，其主张亦为“New balance”运动鞋的知名商品特有装潢，存在重复主张损害赔偿，故意扩大诉讼请求数额之嫌。

本院认为，首先，新平衡公司的《授权书》、《关于商标、商品名称及商品装潢许可使用的确认备忘录》等文件已明确记载原告作为非独占使用许可人可单独起诉，其权限当然包括有权主张损害赔偿及进行相关诉讼调查等各项原告这一诉讼主体所应享有的权利，若以“授权书仅载明可提起诉讼，未载明可获得赔偿或进行调查等其它具体诉讼权利”为由排除原告的上述诉讼权利，则所谓“提起诉讼”这一权利即被架空，显然与授权书之本意不符；其次，原告作为新平衡公司在中国的总代理商，与纽巴伦公司存在实际竞争利益，此时新平衡公司与原告约定由原告行使相关诉讼权益，并无不当；第三，庭审中，新百伦公司及纽巴伦公司一致表示，本院审理的系被告“斜杠N标识”在运动鞋两侧使用的装潢是否具有违法性，上海市黄浦区法院审理的系被告“”标识在运动鞋两侧使用的行为是否具有违法性，两案针对的被告使用的标识不同，被诉侵权行为的表现不同，原告与新平衡公司各自在两案中分别主张损害赔偿并无不当。故本院确认新百伦公司系本案适格原告。

二、“New balance”运动鞋两侧N字母装潢能否作为有一定影响的商品装潢受到保护

（一）“New balance”运动鞋的知名度及N字母装潢的影响力

装潢附着在商品之上，判断商品装潢是否有一定的影响，其所指向商品本身的知名度系重要的衡量因素之一。商品的知名度可以从商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象，进行宣传的持续时间、程度和地域范围，作为知名商品受保护的情况等因素，进行综合判断。在（2012）沪二中民五（知）终字第26号生效民事判决书中，已认定“New balance”运动鞋系知名商品。结合本案中原告提交的知名度证据来看，近年来，“Newbalance”运动鞋的销售遍及全国范围，销售渠道包括线上、线下两种形式，且店铺数量不断增多；从销售金额上看，“Newbalance”运动鞋呈逐年递增趋势；从销售对象上看，“New balance”运动鞋款式众多且风格多样，覆盖了不同年龄段消费群体；从宣传的持续时间、区域和程度来看，“New balance”运动鞋在众多平面媒体及各大网络平台上持续广泛的宣传，在国内一线城市的机场和地铁站等户外场所投放大量广告，近3年投入的广告费用总计近六亿元，足以证明“New balance”运动鞋在中国境内的相关市场中的知名度越来越高，为相关公众所知悉。从受保护状况来看，涉案“New balance”运动鞋商品多次获得司法和行政保护。综上可见，“Newbalance”运动鞋在中国境内销售时间长、销售区域广、销售对象多、销售金额大且持续宣传的时间久、范围广、程度深，并屡次获得司法和行政保护。故本院认为，“New balance”运动鞋具有较大的知名度。

“New balance”运动鞋绝大多数鞋款均使用了在鞋两侧N装潢，该装潢包含两个要素：其一、位置要素即鞋两侧中央靠近鞋带处；其二、图形要素即“N”字母，该图形要素与原告的第5942394号“”商标图形一致。虽然视觉效果上仅为大写、加粗的N字母图形，显著性和识别性并不强，原本不具有固有标志识别特定商事主体或商品的含义，但是新平衡公司或原告在其广告宣传中大量且长期地通过展示“运动鞋两侧N字母装潢”来进行商品宣传。在原告提供的（2016）沪黄证经字第9229号公证书显示的《运动鞋品牌调查问卷》结论亦反映出随机采访的354名京沪地区路人中，近80%的路人可以通过鞋两侧的N标识分辨出“Newbalance”运动鞋。可见，使用N字母的装潢已经成为“Newbalance”运动鞋装潢中最突出、最具识别性的部分，且与商品功能性无关。通过新平衡公司及原告的长期宣传和反复使用，已经足以使相关公众将运动鞋两侧使用“N字母装潢”的商品与“Newbalance”运动鞋相联系，使该装潢具有了识别商品来源的显著特征，具有显著性。

同时，本院注意到，“New balance”运动鞋两侧N字母装潢在上海市黄浦法院一审审理的（2010）黄民三（知）初字第368号、上海市第二中级人民法院二审审理的（2012）沪二中民五（知）终字第26号案件中被认定为知名商品的特有装潢。此后，“New balance”运动鞋持续、大量销售并通过多种渠道突出宣传鞋两侧N字母标识，不但其知名度和显著性没有削弱，反而得到了进一步的增强。综上，本院认为，原告主张的“New balance”运动鞋两侧使用N标识这一装潢，属于《反法》第六条第一项的“有一定影响的商品装潢”。

(二) 鞋两侧的N字母装潢形成“有一定影响”的时间节点判断

从原告提供的大量报刊杂志等证据可见，至少自2001年起，在中国香港发行的《星岛日报》就有关于原告鞋两侧N字母装潢的报道。2002年、2003年陆续在《星岛日报》《中国服饰报》《健康天地》《当代学生》等报纸上有关于原告鞋两侧N字母装潢的报道或配图。2004年1月份开始，涉及上述装潢的报道或配图逐渐增多，所涉期刊种类也日渐丰富，如《上海壹周》《新闻晨报》《福布斯》《上海星期三》《财富第68期》《北京日报》《上海商业经理人》《中智视野》等。宣传范围亦从平面媒体扩展到网络媒体。在北京市高级人民法院审理的（2018）京行终3847号生效行政判决中认定：“虽然新平衡公司在商标评审阶段及原审诉讼中提交的证据尚不足以证明其使用在运动鞋两侧的‘’标志已经构成有一定影响的商品装潢，但根据新平衡公司在本次诉讼中提交的数篇关于‘New balance’运动鞋的新闻报道等证据，从2001年起新平衡公司即在中国大陆地区将标志使用在运动鞋两侧，且持续使用至今。因此，可以认定其使用在运动鞋两侧标志具有一定知名度。”综上，本院认为，原告鞋两侧N装潢在被告第4236766号注册商标申请日之前（2004年8月之前）已经形成“有一定影响的商品装潢”。

被告辩称，以上广告和宣传报道绝大部分并非新平衡公司或原告直接发布，故对于上述证据的关联性不予认可。本院认为，广告和媒体的发布主体并不影响“New balance”品牌及N字母装潢已经被实际宣传的事实，更不会影响N字母装潢所承载的知名度和商誉的积累。故对于被告的该项抗辩，本院不予采信。

（三）在N字母已经取得注册商标权的前提下，原告能否以反法为法律依据主张保护鞋两侧N字母装潢

“有一定影响的商品装潢”系《反法》明确规定的受保护权益，其与注册商标权分属彼此独立的知识产权类型。相关司法解释也明确在先取得的合法权益包括商标权、知名商品特有装潢等。商标权与“有一定影响的商品装潢”在构成要件、形成时间、权利客体、保护范围及期限等方面均不同。特别是根据《商标法》第三十六条规定，经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或相近似的标志，无法通过商标侵权进行法律救济。因此，在被诉侵权行为可能同时构成商标侵权及不正当竞争时，属于请求权竞合。在涉及请求权竞合的案件中，权利人可以明确择一法律关系对涉案行为进行主张。本案原告明确主张通过《反法》而非《商标法》保护其权益，已经就法律保护依据进行了选择，并无不当。

三、被控侵权标识的使用是否构成对原告的不正当竞争

（一）被控侵权标识在鞋两侧的使用方式与原告鞋两侧的N字母装潢构成近似

经过庭审比对，被告纽巴伦公司生产或授权经销的运动鞋与原告的“New balance”运动鞋，在鞋两侧所使用的“斜杠N标识”或“N字母”均为各自装潢中最主要、最显著的部分。其中，被告纽巴伦公司使用的“斜杠N标识”与其第4236766号“”注册商标基本一致。就原、被告使用的N标识而言，虽然纽巴伦公司斜杠N标识在右下角有两条斜线，但并不明显。整体观之，原告、被告使用的两个N标识均是大写英文字母N的视觉效果。在隔离比对的情况下，特别是鞋类商品作为大众消费品，消费者通常施以一般的注意力，两个标识在要素构成、视觉效果方面区别并不明显，其存在的细微差别不足以引起消费者的注意。故本院认为，被告鞋两侧的“斜杠N标识”与原告鞋两侧的N字母装潢构成近似。

（二）被控侵权标识使用方式的可归责性分析

注册商标专用权系经过行政授权程序取得。“有一定影响的商品装潢”系法律因承认其事实上的存在而给予保护的民事权益。因两种权利或权益的取得路径不同，不可避免会存在权利冲突。在解决两者冲突的问题上，应秉持诚实信用的基本原则。判断市场经营者是否诚实信用，应遵循两项规则：一是保护在先权益，二是防止市场混淆。

1.保护在先权益，立足于保护在先的合法权利或利益，制止的是对已经存在的他人合法权益的掠夺。结合原告提供的大量知名度证据，原告的鞋两侧N字母装潢在被告的第4236766号注册商标申请日之前已经形成“有一定影响的商品装潢”。反观被告，并未提供证据证明第4236766号注册商标申请日之前，已经将该标识使用在鞋两侧中央靠近鞋带处。那么，在被告取得商标专用权之后，理应对于在先形成的鞋两侧N字母装潢进行合理的位置避让。在黄浦法院一审审理的（2010）黄民三（知）初字第368号，上海市第二中级人民法院二审审理的（2012）沪二中民五（知）终字第26号案件判决书中明确，在两者因相似而可能造成相关消费者混淆的情况下，纽班伦公司应当采取附加区别性标识的方式使用第4236766号注册商标，对已在先形成的知名商品特有装潢予以避让，避免消费者混淆。在北京市高级人民法院审理的（2018）京行终3847号生效行政判决中亦认为，新平衡公司从2001年起即在中国大陆地区将N标志使用在运动鞋两侧，且持续使用至今，可以认定其使用在运动鞋两侧的N标志具有一定知名度。上述生效行政判决还基于该项事实认定进一步认为，所涉案件中的第3954764号“”的注册损害其具有一定影响的商品装潢的主张具有事实和法律依据，进而判决要求中华人民共和国国家知识产权局就新平衡公司针对第3954764号“”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。

2.防止市场混淆，即需要通过防止误导或者混淆维护公平竞争的市场秩序。具体到本案中，需要判断的是，在运动鞋两侧相近似位置的两种标识使用行为是否容易导致消费者的混淆。经前述比对，原、被告的两种标识区别并不明显，均系大写的英文字母N的视觉效果，均使用在同种产品即运动鞋上，且使用的位置均位于鞋两侧中央靠近鞋带处。结合原告提供的多份公证书显示，大量消费者产生了实际混淆，误以为被控侵权产品为“New balance”运动鞋而予以购买。考虑到原告运动鞋的较高知名度，这种混淆是普遍存在的。

被告的标识使用行为是否构成不正当竞争，除以上两点因素需要考虑之外，还可结合被告的主观程度进行判断。（2004）杭民三初字第393号民事判决认定该案被告求质公司使用的与新平衡公司类似的“N”标识的行为构成对原告的不正当竞争。该案被告求质公司的法定代表人为丁少英，其身份证上显示的家庭地址与（2010）黄民三（知）初字第368号案件中被告纽班伦公司的绝对控股股东丁培雪身份证上家庭地址一致。而丁培雪同时又是本案被告纽巴伦公司成立之初的法定代表人。在丁培雪任本案被告纽巴伦公司法定代表人期间，（2010）黄民三（知）初字第368号案件一审、二审判决均相继作出。在前述两起生效民事判决均认定构成对“New balance”运动鞋不正当竞争的情况下，特别是后一起案件中已经对“Newbalance”运动鞋知名商品特有装潢进行确认并要求该案被告停止不正当竞争的情况下，纽巴伦公司仍然受让第4236766号注册商标并继续大规模生产销售侵害原告N字母装潢的运动鞋产品，主观过错明显。

需要特别指出的是，纽巴伦公司使用的斜杠N标识虽系其注册商标，但原告的鞋两侧N字母装潢使用在先。《反法》第六条第一项规定：“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识。”被控侵权行为是否为注册商标的使用行为，不构成不正当竞争案件的抗辩事由。只要被告在后的标识使用行为与他人在先有一定影响的商品装潢构成近似，容易导致消费者混淆的，就构成不正当竞争。

综上，纽巴伦公司使用的标识虽系其注册商标，但作为同业竞争者，在明知原告的“Newbalance”运动鞋两侧N字母装潢具有一定影响的情况下，仍然在其生产的同类商品的相同位置上使用与原告近似的标识，其攀附原告商誉、造成市场混淆的主观过错明显，客观上足以导致消费者对商品来源产生混淆、误认，违背了诚实信用原则和公认的商业道德，侵害原告的在先权益，构成不正当竞争。

四、两被告的民事责任确定

（一）被告纽巴伦公司的民事责任

被告纽巴伦公司擅自使用与原告有一定影响的商品装潢相近似的标识，构成对原告的不正当竞争，应当承担停止侵害、消除影响和赔偿损失的民事责任。关于停止侵害，纽巴伦公司不能在鞋两侧使用斜杠N标识。原告要求被告纽巴伦公司停止生产销售、推广宣传侵害原告“有一定影响的商品装潢”的运动鞋并无不当，本院予以支持；关于消除影响，鉴于纽巴伦公司实施的不正当竞争行为，足以引起相关公众的混淆误认，且纽巴伦公司的销售范围之广，原告要求纽巴伦公司在《中华工商时报》非中缝版刊登公告以消除影响的诉讼请求，并无不当，本院予以支持。《中华工商时报》属于全国性的综合经济类日报，在该报纸上刊登声明足以消除影响，无需在新浪网上另行刊登声明。

关于损害赔偿，原告主张优先以其实际损失作为判赔依据，如果法院认为原告的实际损失无法确定，则主张被告的侵权获利作为判赔依据。同时主张在确定原告实际损失或被告获利的基础上按照一倍以上五倍以下适用惩罚性赔偿，以确定最终的赔偿金额。被告纽巴伦公司认为，原告的损害赔偿计算依据无相应证据佐证，缺乏事实及法律依据。

本院认为，原告将所有的被告产品盈利均视为其实际损失或被告侵权获利的主张，未排除因正确识别出被告注册商标而购买被告产品的未混淆公众的购买比例，亦未排除被告鞋类产品中未在鞋两侧使用“斜杠N”标识鞋类产品的合理比例。故其主张实际损失或被告获利的计算数额依据不足。虽然原告的实际损失及被告纽巴伦公司的侵权获利均不能确定，但现有证据已经可以证明原告因纽巴伦公司的不正当竞争行为所受到的损失超过了法定赔偿数额的上限500万元，故本院将综合全案的证据情况，综合考虑以下因素确定赔偿数额：1.长期以来，原告鞋两侧“N字母装潢”的知名度较高。2.被告的不正当竞争行为时间较长，且至今并未停止，被告运动鞋产品销售范围较广。3.被告的主观过错较为明显。在前案生效判决已经对“New balance”运动鞋知名商品特有装潢进行确认并要求该案被告停止侵权的情况下，纽巴伦公司仍然受让第4236766号注册商标并继续大规模生产销售侵害原告N字母装潢的运动鞋产品，主观过错明显。4.原告提供的被告全国门店数量、被告产品年销量等数据虽不能精准确定，但在相当程度上证明了纽巴伦公司的侵害规模之广、侵害时间之长，侵害获利之丰。综上，本院在法定赔偿最高限额之上酌情确定经济损失赔偿额。原告还提出适用惩罚性赔偿的请求，但惩罚性赔偿的适用需要明确的事实及法律依据，在本案中，该请求依据不足，本院不予支持。

关于原告主张由纽巴伦公司承担其为本案诉讼支出的合理费用 80万元，有相应票据为证。结合本案案件标的额、判赔额、案件复杂程度、律师工作量、相关律师收费标准等因素，本院认为，原告的该项主张可予全额支持。

（二）被告赵城鹏的责任承担

根据《反法》第六条第一款的规定，擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的，属于混淆行为。此处的“使用”系直接使用行为，即生产商的生产、制造以及销售被控侵权产品的行为，而不包括仅作为销售商的销售行为。被控侵权产品由纽巴伦公司生产制造，被告赵城鹏作为销售者仅仅实施了销售行为，无证据证明销售者在销售过程中存在帮助他人实施侵权行为的主观过错。且城鹏运动鞋店已停止营业并注销。原告基于反法，要求赵城鹏承担相应民事责任的主张，缺乏法律基础，也无现实必要，故原告对于被告赵城鹏的全部诉讼请求，本院不予支持。

裁判结果

综上，依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第（一）项、第（六）项、第（八）项、第二款，《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第一款，第十七条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定，判决如下：

一、被告纽巴伦（中国）有限公司自本判决生效之日起立即停止对原告新百伦贸易（中国）有限公司“New balance”运动鞋两侧N 字母装潢的不正当竞争行为；

二、被告纽巴伦（中国）有限公司自本判决生效之日起十日内赔偿原告新百伦贸易（中国）有限公司经济损失1,000万元及合理费用80万元，以上共计1,080万元；

三、被告纽巴伦（中国）有限公司自本判决生效之日起十五日内，就其不正当竞争行为在《中华工商时报》非中缝版刊登声明，消除影响（内容需经本院审核）；如逾期不履行，本院将在相关媒体上公布本判决的主要内容，所需费用由被告纽巴伦（中国）有限公司负担。

四、驳回原告新百伦贸易（中国）有限公司的其余诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费194,300元，由原告新百伦贸易（中国）有限公司负担62,749元，被告纽巴伦（中国）有限公司负担131,551元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。

审　判　长　金民珍

审　判　员　徐　俊

审　判　员　孙　闫

二〇二〇年四月十六日

法官助理　胡琛罡

书　记　员　周　玥

附图

附图一：“New balance”运功鞋鞋两侧N字母装潢

附图二：纽巴伦运动鞋鞋两侧“斜杠N”装潢

附图三：原告第5942394号注册商标及被告第4236766号注册商标

第5942394号注册商标

第4236766号注册商标

附：相关法律条文

一、《中华人民共和国侵权责任法》

第十五条承担侵权责任的方式主要有：

（一）停止侵害；

……

（六）赔偿损失；

……

（八）消除影响、恢复名誉。

以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。

二、《中华人民共和国反不正当竞争法》

第六条经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：

（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；

……

第十七条经营者违反本法规定，给他人造成损害的，应当依法承担民事责任。

经营者的合法权益受到不正当竞争行为损害的，可以向人民法院提起诉讼。

因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定。经营者恶意实施侵犯商业秘密行为，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。

经营者违反本法第六条、第九条规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人五百万元以下的赔偿。

三、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》

第十七条商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。

人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。

四、《中华人民共和国民事诉讼法》

第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其它法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其它法律文书指定的期间履行其它义务的，应当支付迟延履行金。

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